Rechtserhaltende und rechtsverletzende Benutzung Werkstattgespräche auf Mickeln Dr. Uwe Lüken, Bird & Bird 9. Mai 2007
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Rechtserhaltende undrechtsverletzende Benutzung
Werkstattgespräche auf Mickeln
Dr. Uwe Lüken, Bird & Bird 9. Mai 2007
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Überblick
„Benutzung“ als zentraler markenrechtlicher BegriffRechtserhaltende BenutzungRechtsverletzende Benutzung
Rechtserhaltende Benutzung
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Überblick
Dogmatischer AnsatzAnwendungsbereichWelches Zeichen?Waren und DienstleistungenErnsthaftigkeit/UmfangBeweisfragen
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Dogmatischer Ansatz
Benutzungszwang = Definitionsmoment der MarkeVergleich mit anderen SchutzrechtenAnforderungen an den BenutzungswillenVergleich mit den USA
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Anwendungsbereich
Grundsatz: keine AmtsermittlungSelbständige Löschungsklage, § 49Einwand der Nichtbenutzung im Verletzungsprozess
Deutsche MarkeGemeinschaftsmarke
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Anwendungsbereich (Forts.)
Einwand der Nichtbenutzung im WiderspruchsverfahrenDeutsche MarkeGemeinschaftsmarke
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Tatbestand des § 26
Benutzung muss erfolgenFür die Marke (s. auch § 26 Abs. 3)Für den InhaberFür die eingetragenen Waren und Dienstleistungen Im Inland ernsthaft
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Für die Marke
Grundsatz: eingetragenes ZeichenAusnahme: Abwandlungen, § 26 III MarkenGVss: der kennzeichnende Charakter darf nicht verändert werdenEUGH: „Have a break“Exkurs: Markenmodernisierung und Geschmacksmuster
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Kartoffelschlößchen ToscaniniLG Berlin
Urt. vom 06.02.2007, 15 O 520/06Marke „Toscanini“ für GastronomieNicht rechtserhaltend benutzt durch „Kartoffelschlößchen Toscanini“
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Für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen
GrundsatzThematik der Oberbegriffe
Maximallösung: am Oberbegriff orientiertMinimallösung: nur an der Einzelware orientiert Erweiterte Minimallösung: grds. Beschränkung auf die Einzelware bei Erweiterung auf einen nicht zu breiten Oberbegriff
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BGH – Otto (GRUR 2005, 1047)
Benutzung ausschließlich firmenmäßigBenutzung auf Katalog ist nicht den einzelnen Waren zuzuordnenGraphische Gestaltung „wie Marke“ reiche nichtAufbringen auf Versandtasche reicht nichtDies gilt auch bei Versand von No-Name-Waren
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BGH - Ichthyol II (GRUR 2006, 937, 939)
Verletzungsverfahren mit Einwand der NichtbenutzungEintragung für „Arzneimittel“, Benutzung nur für bestimmte IndikationenNach Ablauf der Schonfrist: behandeln als bestünde Eintragung nur für die benutzten Produkte
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Ernsthaft - Sunrider (GRUR 2006, 582)
Sunrider – EUGH„Vitafruit“ für alkoholfreie Getränke und BiereUmsatz: ca. EUR 4.800 = 293 Kisten à 12Nur an einen Kunden
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eine Marke ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, d.h. der Garantierung der Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann; dazu gehören insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke
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Beweisfragen
Grundsatz: KlägerBei der LöschungsklageBei der Verletzungsklage (nach Einrede der Nichtbenutzung, § 25 II)
Beweiserleichterung für den Nachweis negativer Tatsachen – Bärenfang
Kläger: Vorlage einer Recherche Beklagter: Vorlage von NutzungsnachweisenKläger: muss dann substantiiert bestreiten
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OLG München GRUR-RR 2006, 130, 131 - Ultra Mind: Klarstellung, dass es sich um eine Einrede handelt
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BGH GRUR 2003, 428, 430 - BIG BERTHA: Der BGH führte aus, der Kläger (= Widerbeklagte) habe nicht den Nachweis einer Benutzung der Klagemarke geführt.
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BGH GRUR 1963, 270, 271 - Bärenfang: Danach entspricht es dem Gedanken von Treu und Glauben, für diejenigen tatsächlichen Umstände, deren Aufklärung nach Lage der Sache von dem außerhalb des Geschehensablaufs stehenden Kläger biIligerweise nicht erwartet werden kann, eine Darlegungs- und Beweispflicht des Beklagten anzunehmen
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str.:BGH NJW 1997, 3317 - Cirkulin, BGH GRUR 2003, 1047, 1048 - Kellogg's/Kelly's; BGH GRUR 2003, 428, 430 - BIG BERTHA: Anforderungen an den Beklagten deutl. höher; OLG Köln GRUR 1987, 530, 532 - Charles of the Ritz und OLG Hamburg GRUR 1999, 339, 341 - Yves Roche: dem Zeicheninhaber sei es nicht zuzumuten, jedem, der nur einige in sich nicht voll schlüssige Indizien für die Nichtbenutzung vorträgt, seine Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen, etc. offen zu legen
Rechtsverletzende Benutzung
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In a Nutshell
EuGH GRUR Int 1999, 438 - BMW ./. DeenikEuGH GRUR 2002, 692 – Spirit SunBGH GRUR 2002, 814 – Festspielhaus IBGH GRUR 2002, 809 und 812 – Frühstücksdrink I und IIEuGH GRUR 2003, 55 – Arsenal
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In dem der Entscheidung „FRÜHSTÜCKS-DRINK I” zu Grunde liegenden Fall stritten die Parteien um eine Flaschenausstattung für Fruchtsäfte. Geklagt wurde aus der Abbildung eines als Wort-/Bildmarke eingetragenen Flaschenetiketts mit der Aufschrift „FRÜHSTÜCKS-DRINK”. Der Beklagten sollte u.a. untersagt werden, Fruchtsaftgetränke unter der Bezeichnung „FRÜHSTÜCKS-TRUNK” mit den im Klageantrag wiedergegebenen Flaschenausstattungen anzubieten. Der BGH billigte zwar im Ergebnis die Klageabweisung durch die Vorinstanz, beanstandete aber die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die angegriffene Bezeichnung nicht markenmäßig verwandt. Das Berufungsgericht habe nicht beachtet, dass die Klägerin nicht allein die Bezeichnung „FRÜHSTÜCKS-TRUNK”, sondern die Ausstattung insgesamt angegriffen habe. Ein markenmäßiger Gebrauch der angegriffenen Ausstattung könne aber angesichts des von der Beklagten verwendeten Etiketts nicht zweifelhaft sein. Stattdessen verneinte der BGH die Verwechslungsgefahr, weil von einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Flaschenetiketten durch den allein kollidierenden beschreibenden Bestandteil „FRÜHSTÜCKS-TRUNK” nicht ausgegangen werden könne
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In der „BMW”-Entscheidung 12 hat der EuGH die werbemäßige Verwendung von BMW-Marken für den Verkauf von BMW-Gebrauchtfahrzeugen sowie die Reparatur und Wartung von BMW-Fahrzeugen als Benutzung der Marken i.S. des Art. 5 I 2 lit. a MarkenRL angesehen.In dem entschiedenen Fall ging es um die Benutzung einer Marke zur Unterscheidung derjenigen Waren, die Gegenstand der von dem Werbenden angebotenen Dienstleistungen waren 13. Eine solche Markenbenutzung unterfällt nach der Auslegung des EuGH dem Anwendungsbereich von Art. 5 I MarkenRL. Nach Auffassung des EuGH hängt die Anwendung von Art. 5 I und II MarkenRL davon ab, ob die Marke zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens, also als Marke benutzt wird, oder ob die Verwendung zu anderen Zwecken i.S. von Art. 5 V MarkenRL erfolgt 14. Der EuGH bestimmt den Anwendungsbereich der Kollisionstatbestände des Art. 5 I und II MarkenRL somit in Abgrenzung zu Abs. 5 der Vorschrift, wonach weitergehende Schutzbestimmungen der Mitgliedstaaten „gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen” von den Abs. 1 bis 4 unberührt bleiben sollen. Entscheidend ist nach dieser Abgrenzung der Zweck der Markenbenutzung.
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In der Entscheidung „Festspielhaus” 27 hatte der BGH über die Verwendung der Bezeichnung „Festspielhaus” für kulturelle Veranstaltungen im weiteren Sinne zu entscheiden. Der Kläger sah in der Verwendung dieser Bezeichnung durch den Beklagten eine Verletzung seiner eingetragenen Marke „FESTSPIELHAUS MÜNCHEN - KOBOLD e.V.” und seiner Wort-/Bildmarke „Festspielhaus” sowie seines diesbezüglichen Unternehmenskennzeichens.
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Der Entscheidung „FRÜHSTÜCKS-DRINK II” lag eine ähnliche Fallgestaltung zu Grunde: Allerdings hatte die Klägerin in diesem Verfahren nicht das Flaschenetikett als Ganzes, sondern nur die Verwendung der Bezeichnung „Frühstücks-Trank” in Alleinstellung angegriffen. Der im Wege der Sprungrevision angerufene BGH verneinte einen markenmäßigen Gebrauch der angegriffenen Bezeichnung und wies die Klage ab. Der Senat hob hervor, dass es sich - anders als in der vorab entschiedenen Sache „FRÜHSTÜCKS-DRINK I” - im vorliegenden Streitfall bei der allein angegriffenen Bezeichnung „Frühstücks-Trank” nicht um eine unterscheidungskräftige Wortkombination handele, die vom Verkehr als Herkunftshinweis für die mit ihr bezeichneten Waren verstanden werde, sondern um eine beschreibende Angabe für ein Getränk, das zum Frühstück getrunken werde. Auf die Frage der Verwechslungsgefahr komme es in diesem Fall nicht mehr an. Dass die Klägerin aus ihrem Markenrecht gegen eine derartige Bezeichnung nicht vorgehen könne, ergebe sich zudem aus § 23 Nr. 2 MarkenG 45
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Das Ausgangsverfahren betraf die beiden Wortmarken „SPIRIT SUN” und „CONTEXT CUT”, in Deutschland eingetragen für Diamanten bzw. Edelsteine zur Weiterverarbeitung als Schmuckwaren. Der Kläger fertigte und vertrieb unter diesen beiden Bezeichnungen ausschließlich Steine, die sich jeweils durch einen besonderen Schliff auszeichneten. Der Beklagte hatte einer Juwelierin in einem Verkaufsgespräch Edelsteine zum Kauf angeboten, für die er die Bezeichnungen „Spirit Sun” und „Context Cut” verwendete. Nach der von dem vorlegenden Gericht durchgeführten Beweisaufnahme stand fest, dass der Beklagte die beiden Bezeichnungen lediglich dazu benutzt hatte, um die Beschaffenheit, und zwar die Art des Schliffs der Edelsteine, näher zu bezeichnen, die ausdrücklich als aus eigener Produktion stammend angeboten wurden.
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Dieser bot außerhalb des Stadions des Arsenal FC in einem Verkaufsstand u.a. Schals an, auf denen in großen Buchstaben das Wortzeichen „Arsenal” abgebildet war, das für den Fußballverein in Großbritannien u.a. für Konfektionsartikel und Sportbekleidung als Marke eingetragen ist. An dem Verkaufsstand war ein großes Plakat angebracht, auf dem darauf hingewiesen wurde, dass die Aufschrift und die Logos auf den angebotenen Waren ausschließlich zur Dekoration dienten und keinerlei geschäftliche Beziehung zu den Herstellern oder Vertriebshändlern anderer Waren implizierten. Der vom Arsenal FC angerufene High Court of Justice sah angesichts dieser Verkaufsumstände eine Benutzung der Marke als Angabe über die Herkunft der Waren nicht als gegeben an. Die auf den Waren angebrachten Zeichen würden vom Publikum vielmehr als Ausdruck der Unterstützung für diesen Fußballverein oder als Ausdruck der Treue oder der Zugehörigkeit zu ihm verstanden.
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Farbmarkenverletzung I
Farben werden vom Verkehr grds. nicht als Marken verstanden
Aber hier ungewöhnliche FarbeMit hoher Verkehrsgeltung
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EuGH – Autec (GRUR 2007, 318)
Marke „Opel“-Logo für Kfz und SpielzeugAutec stellt Spielzeug-Kfz herVorlage-Frage des LG NürnbergIdentische Marke für identische Produkte nur verletzt, wenn Herkunftsfunktion beeinträchtigt
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BGH– Impuls (GRUR 2007, 65)
VersäumnisurteilBenutzung der geschäftl. Bezeichnung „Impuls“ als MetatagVorinstanzen: Klageabweisung, da keine wahrnehmbare BenutzungBGH: Klage stattgegeben
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Gibt ein Nutzer in eine Suchmaschine das Wort „Impuls” ein, bedient er sich einer technischen Einrichtung, mit deren Hilfe er in kurzer Zeit eine große Zahl von Internetseiten nach dem eingegebenen Wort durchsucht, um auf ihn interessierende Seiten zugreifen zu können, die dieses Wort enthalten. Schließt die Suchmaschine den normalerweise für den Nutzer nicht sichtbaren Quelltext der Internetseiten in die Suche ein, werden auch Seiten als Suchergebnis aufgelistet, die das Suchwort lediglich im Quelltext enthalten. Dabei ist nicht entscheidend, dass das Suchwort für den Nutzer auf der entsprechenden Internetseite nicht sichtbar wird. Maßgeblich ist vielmehr, dass mit Hilfe des Suchworts das Ergebnis des Auswahlverfahrens beeinflusst und der Nutzer auf diese Weise zu der entsprechenden Internetseite geführt wird. Das Suchwort dient somit dazu, den Nutzer auf das dort werbende Unternehmen und sein Angebot hinzuweisen.
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Ad-Words
OLG Braunschweig WRP 2007, 435: Ad-Words ebenfalls kennzeichenmäßig (unter Verweis auf „Impuls“)OLG Düsseldorf WRP 2007, 443: Ad-Word nicht kennzeichenmäßig; da bei Google als gesponserte Anzeige + Hinwies auf eigene Internetadresse
