Date post: | 06-Apr-2015 |
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Vorlesungsmodul VI
Verletzung, Verwertung, Verträge
Vorlesung Gewerblicher Rechtschutz
Termine:
Vorlesung Mittwochs 14.15 Uhr bis 15.45 UhrÜbung Mittwochs 15.45 Uhr bis 17.15 Uhr
Vorlesung Gewerblicher Rechtschutz
Termine:
• 1.Oktober: Deutsche Patente/Gebrauchsmuster• 15.Oktober: Patentrecherche• 29.Oktober: Patentanmeldungen International,
Anmeldestrategie• 12.November: Marken und Designs national
– international• 26.November: Arbeitnehmererfindungen• 10.Dezember: Verletzung, Verwertung, Verträge• 7.Januar: Wiederholung, Klausurvorbereitung
Schutzrechtsverletzung
Motivation• §9 Patentgesetz:Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen
Schutzrechtsverletzung
Motivation• §9 Patentgesetz:Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzenÄhnlich: Markengesetz und andere Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes
Schutzrechtsverletzung
Motivation• Das Patent ist trotz des Wortlautes des
Patentgesetzes kein Benutzungs-, sondern ein Verbietungsrecht.
• Ein Patent kann beispielsweise abhängig von einem älteren Patent sein.
Schutzrechtsverletzung
Gesetzliches Erfordernis• Rechtslage vor der praktischen Verwertung
prüfen• Unterlassung im Streitfalle „grobe
Fahrlässigkeit“ (Schadensersatzpflicht)
Schutzrechtsverletzung
Risiken des Verletzers• Klage auf Unterlassung der verletzenden
Handlung mit Risiko bezüglich Rechtsverfolgungskosten
• Vorrichtungen und Einrichtunge, Halbfabrikate und Warenlager werden wertlos
• Negatives Image• Zeitaufwand zur Abwehr der
Verletzungsklage/Angriff auf das Patent
Schutzrechtsverletzung
Risiken des Patentinhabers• Angreifer riskiert bei einer unberechtigten Abmahnung,
dass der Angegriffene sich nicht auf den Schriftwechsel einlässt, sondern direkt mit einer Feststellungsklage antwortet.
• Bisher unbekannte Entgegenhalten führen zur Nichtigkeit des Patents (Nichtigkeitsklage)
• Bisher unbekannte Vorbenutzungsrechte entscheiden die Klage zugunsten des „Verletzers“
• Zeitaufwand zur Abwehr der Nichtigkeitsklage/Verletzungsangriff
Schutzrechtsverletzung
Kostenbeispiel• Verletzungsverfahren I.Instanz Landgericht• Verletzungsverfahren II.Instanz OLG• Nichtigkeitsverfahren BPatG• Nichtigkeitsberufungsverfahren BGH
• Je 1x Rechtsanwalt und 1x Patentanwalt auf beiden Seiten
Schutzrechtsverletzung
Kostenbeispiel• Streitwert 250 000 Euro (eher wenig!)• Landgericht: 4 x 9410 Euro Anwälte
5268 Euro Gericht• OLG: 4 x 10124 Euro Anwälte
7024 Euro Gericht• BPatG: 4 x 9410 Euro Anwälte
7902 Euro Gericht• BGH: 4 x 10124 Euro Anwälte
10536 Euro Gericht + ggf. Gutachten 10 000 Euro
• Summe Prozesskostenrisiko: >200 000 Euro
Schutzrechtsverletzung
Zusätzlicher Aufwand:• Aufklärung des Patent- und Rechtsanwalts über
den Sachverhalt• Besprechungen• Lesen von Schriftsätzen• Beschaffen von Dokumenten
(Entgegenhaltungen oder Nachweisen für Vorbenutzungsrecht)
• Rechtsunsicherheit über viele Jahre (!)
Schutzrechtsverletzung
Verfahrensvorbereitung Verletzungsprozess• Zuständigkeit ordentlicher Gerichte• Zivilprozess (ZPO!)• Unterliegensprinzip: Verlierer zahlt die Kosten• Kläger zahlt die Kosten bei sofortiger
Anerkennung
Schutzrechtsverletzung
Verfahrensvorbereitung VerletzungsprozessMehrstufig:1. Berechtigungsanfrage vermeidet
Schadensersatzforderungen wegen unberechtigter Abmahnung („Schadensersatz „wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Geschäftsbetrieb“ )
2. Abmahnung vermeidet Gerichtskosten bei sofortiger Anerkennung
3. (einstweilige Verfügung zur schnellen Durchsetzung von sehr wahrscheinlich berechtigten Ansprüchen)
4. Klage
Schutzrechtsverletzung
Berechtigungsanfrage:Ich bin Inhaber des Deutschen Patents Nr. .../der Deutschen Marke Nr. ... Eine Kopie der Patentschrift/des Registerauszugs ist beigefügt. Ihre Erzeugnisse, die Sie unter dem Begriff … vertreiben/in dem Katalog ... auf Seite... zum Verkauf anbieten, weisen nach meiner Auffassung die geschützten Merkmale auf. Ich bitte Sie deshalb um Auskunft, wieso Sie sich berechtigt fühlen, den geschützten Gegenstand zu benutzen.
Schutzrechtsverletzung
Abmahnung als letztes Schreiben vor der Verletzungsklage:• Schutzrecht• Verletzungsgegenstand• Ort und Zeit der Verletzung• „strafbewehrte
Unterlassungsverpflichtungserklärung“• Verpflichtung zum Ersatz des Schadens des
Schutzrechtsinhabers, regelmäßig die Kosten des Rechts- und Patentanwalts
Schutzrechtsverletzung
Abmahnung als letztes Schreiben vor der Verletzungsklage:Als Indiz, dass der Patentinhaber es ernst meint: Kopie des Klageschriftsatzes beifügen und die Abmahnung nicht vom Patentanwalt, sondern vom Rechtsanwalt schicken lassen.
Schutzrechtsverletzung
Abwehr eines Verletzungsangriffs:• Liegt sachlich eine Benutzung des Patentes
vor?• Kann ein Vorbenutzungsrecht geltend
gemacht werden?• Ist das Patent im benutzten Umfang
rechtsbeständig?
Schutzrechtsverletzung
Mangelnde Patentverletzung:• Stimmen das angegriffene Erzeugnis und der
Patentanspruch sowohl im Gattungsbegriff als auch im Kennzeichen wörtlich überein?
• Kann der Patentanspruch über seinen Wortlaut hinaus ausgedehnt werden? (äquivalente Mittel)
• Könnte eine mittelbare Patentverletzung vorliegen? (Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen).
Schutzrechtsverletzung
Vorbenutzungsrecht:• Ein Patent oder Gebrauchsmuster kann gegen
denjenigen nicht geltend gemacht werden, der zur Zeit der Anmeldung die Erfindung schon in Benutzung genommen oder wenigstens die Vorbereitungen dazu getroffen hatte.
• Nachweispflicht - insbesondere des Erfindungsbesitzes - des Verletzers.
• Ein Vorbenutzungsrecht ist an einen Betrieb gebunden und kann nur zusammen mit dem Betrieb auf einen Dritten übertragen werden.
Schutzrechtsverletzung
Mangelnde Rechtsbeständigkeit:• Patente: Nichtigkeitsklage • Gebrauchsmuster: Löschungsantrag • Die Nichtigkeit des Patentes kann im
Verletzungsverfahren nicht eingewandt werden. Die Rechtsbeständigkeit eines Gebrauchsmusters kann auch im Verletzungsstreit nachgeprüft werden.
Schutzrechtsverletzung
Mangelnde Rechtsbeständigkeit:• Patente: Nichtigkeitsklage • Gebrauchsmuster: Löschungsantrag • Die Nichtigkeit des Patentes kann im
Verletzungsverfahren nicht eingewandt werden. Die Rechtsbeständigkeit eines Gebrauchsmusters kann auch im Verletzungsstreit nachgeprüft werden.
• Marken: Löschungsantrag beim Patentamt oder Löschungsklage vor ordentlichen Gerichten
Schutzrechtsverletzung
Prozessverlauf:• Wegen der Schwierigkeit des Streitstoffes hat man sowohl beim
Landgericht als auch beim Oberlandesgericht sog. Patentkammern bzw. Patentsenate gebildet, vor denen alle Streitigkeiten auf dem Gebiete des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes verhandelt werden.
• Diese sind in der Regel auch für Kennzeichenstreitsachen aus dem Markengesetz und Verletzungsverfahren bei Designs zuständig.
• In jedem Bundesland gibt es für beide Instanzen jeweils nur eine Patentkammer bzw. einen Patentsenat, auch wenn es mehr als ein Landgericht gibt.
•
Schutzrechtsverletzung
Zuständigkeit:• Die Zuständigkeit richtet sich nach ZPO, d.h.
dem Wohnsitz des Beklagten oder nach dem Ort der Verletzungshandlung.
Schutzrechtsverletzung
Vertretung:• Kläger und Beklagter müssen einen
Rechtsanwalt als Prozessbevollmächtigten bestellen.
• Neben diesem kann ein Patentanwalt zur Mitwirkung am Prozess bestellt werden, dessen Kosten auch im Falle des Obsiegens vom Gegner übernommen werden müssen.
Schutzrechtsverletzung
Aussetzung:• Die Patentkammer kann auf einen Antrag den
Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Nichtigkeitsklage aussetzen.
• Vielfach wird ein solcher Antrag in erster Instanz abgelehnt und trotz schwebender Nichtigkeitsklage entschieden.
Schutzrechtsverletzung
Instanzenzug:• Über eine Berufung gegen die Entscheidung des
Landgerichtes verhandelt der Senat für gewerblichen Rechtschutz des Oberlandesgerichts. Dessen Entscheidung ist durch Revision beim Bundesgerichtshof anfechtbar, so dass der Verletzungsprozess in Patentangelegenheiten letzten Endes bei dem Senat des Bundesgerichtshofes landet, der auch als Berufungsinstanz des Nichtigkeitsstreites zuständig ist.
Schutzrechtsverletzung
Einstweilige Verfügung• Schnelle Entscheidung per Beschluss (<>
Urteil) • Oft ohne mündliche Verhandlung• Verletzung muss glaubhaft gemacht werden• Eilbedürftigkeit• Unterliegen im Hauptsacheverfahren:
Schadensersatz
Schutzrechtsverletzung
Einstweilige Verfügung• Patente: selten bis nie• Marken: häufig• Abwehr: vorauseilend per „Schutzschrift“: Der
vermeintliche Verletzer setzt einen Schriftsatz auf, in dem er sich gegen eine befürchtete einstweilige Verfügung wehrt und verteidigt sich mit Argumenten ohne den Angriff zu kennen. Diese Schutzschrift wird - als solche bezeichnet - bei allen Gerichten hinterlegt, bei denen eine einstweilige Verfügung möglicherweise beantragt wird.
Schutzrechtsverletzung
Grenzbeschlagnahme• Einfuhr z.B. von Billigimitaten aus dem
Ausland führen zu großem Schaden und Rufschädigung
• Antrag beim Zoll mit konkreten Hinweisen• Z.B. Hersteller, Herstellerland, Fotos der
Produkte, Hinweise wann und wo eine Lieferung erwartet wird
Schutzrechtsverletzung
Grenzbeschlagnahme• Absender kann sich wehren und erhält eine
kurze Frist zur Stellungnahme• Ohne Äußerung: Vernichtung der Ware
Schutzrechtsverletzung
Markenverletzung• Verfahren im Wesentlichen wie
Patentverletzungsverfahren• Mangelnde Rechtsbeständigkeit der Marke
kann mit der Nichtbenutzungseinrede direkt im Verletzungsverfahren geltend gemacht werden.
Schutzrechtsverletzung
MarkenverletzungWeitere Verteidigungsmittel: • Fehlende Ähnlichkeit der Marken• Fehlende Ähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen• Erschöpfung durch eigenes Inverkehrbringen• Verwirkung durch Duldung• Verfall wegen Nichtbenutzung• Bestehen einer Lizenz
Verwertung
Verschiedene Möglichkeiten, eine Erfindung wirtschaftlich zu verwerten:• Verkauf• Vergabe von Lizenzen/einer Lizenz• Benutzung (z.B. als Start-Up)• Verwendung als Vorrats-/oder Sperrpatent
Verwertung
Technischen Fortschritt: Verbesserung bei Qualität, Preis und Einsatzfähigkeit des Erzeugnisses. • Qualität: größere Betriebssicherheit, leichtere
Handhabung, geringeres Gewicht, Raumeinsparung, größere Messgenauigkeit usw.
• Preis: funktionsmäßig, konstruktiv oder herstellungstechnisch verringern
• Erweiterung der Einsatzfähigkeit: meist das Ergebnis von Zweck und Bestimmungserfindungen
Verwertung
Die Verwertbarkeit einer Erfindung ist kaufmännisch gesehen dann besonders günstig zu beurteilen, wenn • das Erzeugnis, das die Erfindung verkörpert,
umsatzfördernde Eigenschaften hat, und • durch das Erzeugnis eine überdurchschnittliche
Gewinnspanne erzielbar ist.
Verträge
Verwertungsvertrag
• Vereinbarungen über die Vertragsleistungen• Vereinbarungen über die Gegenleistungen• Abreden.
Verträge
Vertragsleistung
• Übertragung einer Erfindung (Recht auf das Patent), einer Schutzrechtsanmeldung oder eines Schutzrechts
• Übertragung der Prioritätsrechte• Übertragung von Know-How in Form von
Zeichnungen, Gerätschaften, Rezepturen, IT und Software…
Verträge
Vertragsleistung
• Übertragung einer Erfindung (Recht auf das Patent), einer Schutzrechtsanmeldung oder eines Schutzrechts
• Übertragung der Prioritätsrechte• Übertragung von Know-How in Form von
Zeichnungen, Gerätschaften, Rezepturen, IT und Software…
VerträgeUnbeschränkte Vertragsleistung – Exklusivlizenz/Patentkauf
"Herr X (Erfinder) erklärt, dass er die in der Vertragsanlage beschriebene Erfindung gemacht hat und versichert, dass er darüber allein verfügungsberechtigt ist. Herr X versichert ferner, dass ihm keine Tatsachen bekannt sind, die der Schutzfähigkeit oder der Verwertung der Erfindung entgegenstehen oder sein Erfinderrecht einschränken. Herr X überträgt seine sämtlichen in- und ausländischen Rechte an dieser Erfindung unbeschränkt auf die Firma Y (Vertragspartner) und verpflichtet sich, alle Handlungen vorzunehmen, insbesondere alle Unterschriften zu leisten und Informationen zu geben, die zum Erlangen in- und ausländischer Schutzrechte auf die Erfindung erforderlich sind."
• Keine Ansprüche von Miterfindern!
VerträgeUnbeschränkte Vertragsleistung – Exklusivlizenz/Patentkauf
"Herr X (Erfinder) erklärt, dass er die in der Vertragsanlage beschriebene Erfindung gemacht hat und versichert, dass er darüber allein verfügungsberechtigt ist. Herr X versichert ferner, dass ihm keine Tatsachen bekannt sind, die der Schutzfähigkeit oder der Verwertung der Erfindung entgegenstehen oder sein Erfinderrecht einschränken. Herr X überträgt seine sämtlichen in- und ausländischen Rechte an dieser Erfindung unbeschränkt auf die Firma Y (Vertragspartner) und verpflichtet sich, alle Handlungen vorzunehmen, insbesondere alle Unterschriften zu leisten und Informationen zu geben, die zum Erlangen in- und ausländischer Schutzrechte auf die Erfindung erforderlich sind."
• Der Erfinder darf nichts verschweigen
Verträge
Haftungsausschluss
"Herr X übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Erfindung schutzfähig (patentfähig), patentrechtlich unabhängig und frei von Vorbenutzungsrechten Dritter ist."
Verträge
LizenzvertragBeschränkung möglich auf:• die Benutzungslizenz (allgemein auf alle vier
Benutzungsarten bezogen),• die Herstellungslizenz,• die Vertriebslizenz (Feilhalten,
Inverkehrbringen, z. B. als Reklameartikel),• die Gebrauchslizenz
Verträge
LizenzvertragBeschränkung• nach der Benutzungsart• nach der Kennzeichnung der Erzeugnisse• zeitlich• örtlich.
Verträge
Lizenzvertrag
• Exklusive Lizenz• Alleinlizenz• Einfache Lizenz
Verträge
Lizenzvertrag
• Wer zahlt Aufrechterhaltungsgebühren? • Wer verteidigt das Patent?• Darf ein Patent fallengelassen werden?• Wer darf gegen Verletzer vorgehen?• Was ist für den Fall der
Nichterteilung/Nichtigkeitserklärung vorgesehen?• Haftungsausschluss für wirtschaftliche Verwertbarkeit
Verträge
Lizenzvertrag
Mögliche Lösungen:• Rücktritts-/Kündigungsrecht• Umwandlung einer exklusiven in eine einfache
Lizenz• Minderung der Gegenleistung
Verträge
Lizenzvertrag einfache Lizenz
• Herr X ist eingetragener alleiniger Inhaber des Schutzrechts/Patents Nr. ... vom ... betreffend ... und versichert, dass das Patent nicht erloschen oder für nichtig erklärt ist. Herr X erteilt der Firma Y an diesem Patent eine uneingeschränkte einfache Lizenz.
VerträgeLizenzvertrag Exklusivlizenz
"Herr X besitzt die in der Vertragsanlage aufgeführten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen, im folgenden Vertragsschutzrechte genannt, und erklärt, dass er darüber allein verfügungsberechtigt ist. Herr X versichert, dass ihm keine Tatsachen bekannt sind, die der Rechtsbeständigkeit der Vertragsschutzrechte oder der Verwertung der geschützten Erfindung entgegenstehen. Herr X versichert ferner, dass er an den Vertragsschutzrechten selbst keine Mitbenutzungsrechte in Anspruch nimmt, noch solche Dritten eingeräumt hat, und dass er keine Kenntnis von gesetzlichen Mitbenutzungsrechten (Vorbenutzungsrechten) besitzt. Herr X erteilt an den Vertragsschutzrechten der Firma Y ein uneingeschränktes Exklusivlizenzrecht mit der Berechtigung, Unterlizenzen zu erteilen und die Schutzrechte gegen Dritte geltend zu machen. Bei einem nachträglich auftretenden Rechtsmangel an dem eingeräumten Exklusivlizenzrecht soll die in § ... des Vertrages festgesetzte Gegenleistung durch besondere Vereinbarung in dem Umfange herabgesetzt werden, in dem eine durch den Rechtsmangel verursachte Schmälerung des Verwertungserfolges von der Firma Y nachgewiesen wird."
Verträge
Patentlizenz- und Know-How Vertrag
Übertragung des Know-Hows in Form von Zeichnungen, Software, Geräten, Lieferantenlisten, Berechnungen, Materialien,…Ggf. Mitarbeit des Erfinders (Stundensatz)
Verträge
Patentlizenz- und Know-How Vertrag
Unterlagen werden erst nach Vertragsschluss überlassen – Inhalt der Unterlagen muss aber definiert werden
Verträge
Vergütung des Lizenzgebers
• Richtet sich in der Regel nach dem wirtschaftlichen Erfolg (<> erfinderische Leistung)
• Pauschalzahlung: hohes Risiko• Umsatzlizenz: Lizenzgeber muss „lange“ auf sein
Geld warten• Gewinnlizenz: Risiko, dass das Unternehmen
unrentabel arbeitet und geringen Gewinn hat
Verträge
Vergütung des Lizenzgebers
• Richtet sich in der Regel nach dem wirtschaftlichen Erfolg (<> erfinderische Leistung)
• Pauschalzahlung: hohes Risiko• Umsatzlizenz: Lizenzgeber muss „lange“ auf sein Geld
warten• Gewinnlizenz: Risiko, dass das Unternehmen
unrentabel arbeitet und geringen Gewinn hat• Stücklizenz: Inflation wird nicht berücksichtigt
Verträge
Vergütung des Lizenzgebers• Wichtigkeit der Erfindung• Stückzahl• Anzahl der an dem Produkt verwirklichten
Erfindungen• Existenz von Umgehungslösungen• Schutzumfang des Patents
Verträge
Vergütung des LizenzgebersBeliebt:• Einstandszahlung (Erfinder kann seine bisherigen Kosten
einspielen)• Umsatzlizenz, vierteljährlich abzurechnen• Mindestlizenz (vermeidet, dass die Erfindung in der
Schublade verschwindet)• Bei Nicht-Erreichen der Mindestlizenz für einen längeren
Zeitraum: Recht zur Umwandlung einer Exklusivlizenz in eine einfache Lizenz oder Kündigungsrecht
Verträge
Abreden• Abrechnung – Zeitraum, Zahlungsfrist, Kontodaten• Prüfrecht – durch Wirtschaftsprüfer. Bei mehr als 5%
Abweichung zahlt der Lizenznehmer• Vertragsdauer• Kündigungsrecht (für Lizenzgeber gewöhnlich nur wichtiger
Grund)• Gerichtliche Zuständigkeit• Anwendbares Recht• Vertragsänderungen schriftlich• Salvatorische Klausel
The End
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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