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Festschrift für J.David Meisser

Date post: 13-Mar-2022
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Gedanken zum Schutz von geografischen Zeichen y Stämpfli Verlag Festschrift für J. David Meisser Herausgegeben von Marco Bundi Benedikt Schmidt
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Gedanken zum Schutz

von geografischen Zeichen

y Stämpfli Verlag

Festschrift für J. David Meisser

Herausgegeben von

Marco Bundi

Benedikt Schmidt

Gedanken zum Schutz von geografischen Zeichen

Festschrift für J. David Meisser zum 65. Geburtstag

© Stämpfli Verlag AG Bern

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Gedanken zum Schutzvon geografischen Zeichen

Festschrift für J. David Meisser zum 65. Geburtstag

g

Herausgegeben von

Marco BundiBenedikt Schmidt

y Stämpfli Verlag

© Stämpfli Verlag AG Bern

Zitiervorschlag: Festschrift J. David Meisser

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de ab-rufbar.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, der Verbreitung undder Übersetzung. Das Werk oder Teile davon dürfen ausser in den gesetzlich vorgesehenenFällen ohne schriftliche Genehmigung des Verlags weder in irgendeiner Form reproduziert(z.B. fotokopiert) noch elektronisch gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitetwerden.

© Stämpfli Verlag AG Bern · 2012

Gesamtherstellung:Stämpfli Publikationen AG, BernPrinted in Switzerland

ISBN 978-3-7272-2965-7

© Stämpfli Verlag AG Bern

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Der Schutzumfang von geografischen Marken und

Marken mit geografischen Bestandteilen

LUCASDAVID *

LITERATUR:

BÄR ROLF, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1996, ZBJV 1998,

269-283 (zit. BÄR, ZBJV 1998); BÄR ROLF, Die privatrechtliche Rechtsprechung des

Bundesgerichts im Jahre 2002, ZBJV 2004, 598-614 (zit. BÄR, ZBJV 2004); BRUNNER

EUGEN/HUNZIKER LAURA, Die Verwechslungsgefahr von Marken und das erhöhte

Rechtsschutzbedürfnis des Markeninhabers im Marketing, in: REHBINDER MANFRED (Hrsg.),

Marke und Marketing, Bern 1990 (zit. BRUNNER/HUNZIKER, Verwechslungsgefahr); DAVID

HEINRICH, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz mit Supplement, 3. Aufl.,

Basel 1974 (zit. DAVID H., Kommentar MSchG); DAVID LUCAS, Markenschutzgesetz, Muster-

und Modellgesetz, in: HONSELL HEINRICH/VOGT NEDIM PETER/DAVID LUCAS (Hrsg.),

Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2. Aufl., Basel et al. 1999 (zit.: DAVID, MSchG

[ ] N [ ], MMG [ ] N [ ]); HILTI CHRISTIAN, Firmenrecht, in: VON BÜREN ROLAND/DAVID

LUCAS (Hrsg.), SIWR III/2, 2. Aufl., Basel 2005, 155-335 (zit. HILTI, SIWR III/2); JOLLER

GALLUS, in: NOTH MICHAEL/BÜHLER GREGOR/THOUVENIN FLORENT (Hrsg.), Markenschutz-

gesetz (MSchG), Stämpflis Handkommentar, Bern 2009 (zit. SHK MSchG-JOLLER, MSchG [ ]

N [ ]); KRIEGER ALBRECHT, Zum deutsch-schweizerischen Vertrag über den Schutz von

Herkunftsangaben – Der absolute Schutz der Bezeichnung Schweiz, GRUR Int. 1981, 543-546

(zit. KRIEGER, Bezeichnung Schweiz); KRIEGER ALBRECHT, Zur Auslegung der zweiseitigen

Abkommen über den Schutz geographischer Bezeichnungen, GRUR Int. 1964, 499-509 (zit.

KRIEGER, Schutz geographischer Bezeichnungen); KÜHN MANFRED, Zum Schutzumfang

geographischer Bezeichnungen nach den zweiseitigen Verträgen über den Schutz von

Herkunftsangaben, GRUR Int. 1967, 268-271 (zit. KÜHN, Schutzumfang); MARBACH EUGEN,

Markenrecht, in: VON BÜREN ROLAND/DAVID LUCAS (Hrsg.), SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009

(zit. MARBACH, SIWR III/1); MATTER ERWIN, Fabrik- und Handelsmarken, Kommentar

MSchG, Zürich 1939 (zit. MATTER, MSchG 1939); MEISSER J. DAVID, Spezialregister für

geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen? Zum Revisionsvorschlag für den

zweiten Titel des Markenschutzgesetzes, SJZ 91/1995, 21-25 (zit. MEISSER, Spezialregister);

MEISSER J. DAVID/ASCHMANN DAVID, Herkunftsangaben und andere geographische

Bezeichnungen, in: VON BÜREN ROLAND/DAVID LUCAS (Hrsg.), SIWR III/2, 2. Aufl., Basel

2005, 155-335 (zit. MEISSER/ASCHMANN, SIWR III/2); RITSCHER MICHAEL/DAVID LUCAS,

Unterwegs zu einem Kennzeichenrecht, sic! Sondernummer 2005, 161-170 (zit. RITSCHER/

DAVID, Kennzeichenrecht); SCHNEIDERMARTIN, Anmerkung zum BGer Entscheid Kamillosan,

sic! 1997, 50-53 (zit. SCHNEIDER, Anmerkung Kamillosan); TROLLER ALOIS, Immaterial-

güterrecht, Bd. I, 2. Aufl., Basel 1968 (zit. TROLLER, Immaterialgüterrecht 1968); TROLLER

ALOIS, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., Basel 1983 (zit. TROLLER, Immaterialgüterrecht

* Dr. iur. Dr. h.c., Rechtsanwalt, Zürich.

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100

1983); VON BÜREN BRUNO, Kommentar zum BG über den unlauteren Wettbewerb, Zürich 1957

(zit. VON BÜREN, UWG 1957); WILLI CHRISTOPH, Markenschutzgesetz, Kommentar zum

schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen

Markenrechts, Zürich 2002 (zit. WILLI, MSchG [ ] N [ ]); ZIMMERLI ADRIAN, Der

markenrechtlich erforderliche Zeichen- und Warenabstand, Diss., Zürich 1975 (zit. ZIMMERLI,

Warenabstand).

ZITIERTERECHTSPRECHUNGUNDMATERIALIEN:

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den zwischen der

Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen

Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen

vom 31. Januar 1968, BBl 1968 I 213-268 (zit. Botschaft BR, BBl 1968); Botschaft des

Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend drei Verträge über den Schutz von

Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen vom

16. Oktober 1974, BBl 1974 II 1177-1297 (zit. Botschaft Herkunftsangaben, BBl 1974);

Botschaft zum Agrarpaket 1995, BBl 1995 IV 629-742 (zit. Botschaft Agrarpaket, BBl 1995);

Botschaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz

des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen („Swissness“-Vorlage), BBl 2009,

8533-8676 (zit. Botschaft Swissness, BBl 2009); BGE 32 I 682 – Schweizer Wappen-

Chocolade; BGE 60 II 249 – Tipo Bel Paese; BGE 72 II 380 – Au Prieuré St-Pierre Môtiers/

Prieuré St-Pierre d’Auvernier; BGE 73 II 126 – Cigarettes françaises/La Française; BGE 77 II

321 – Sihl/Silta; BGE 78 II 379 – Alucol/Aludrox; BGE 82 II 152 – Schweiz. Skischule

Zermatt/Zermatter Skischule; BGE 83 II 154 – Blumenhalter; BGE 84 II 314 – Compactus;

BGE 87 II 107 – Narok; BGE 88 IV 79 – Heizapparat; BGE 90 II 461 – Gotthard-Bund/Der

Neue Gotthard-Ring; BGE 92 II 257 – Sihl/Silbond; BGE 92 II 270 – Sihl/Cosil; BGE 102 II

292 – Gegenprodukt zu Lattoflex; BGE 112 II 369 – Kt. Appenzell/Café und Hotel Appenzell;

BGE 116 II 365 – Nivea/Jana; BGE 117 II 199 – Touring-Hilfe; BGE 119 II 473 – Radion/

Radiomat; BGE 122 III 382 – Kamillosan; BGE 125 III 193 – Budweiser; BGE 126 III 239 –

berneroberland.ch; BGE 126 III 315 – Apiella; BGE 127 III 33 – Brico; BGE 127 III 160 –

Securitas; BGE 128 III 96 – Orfina; BGE 128 III 353 – montana.ch; BGE 128 III 401 –

luzern.ch; BGE 128 III 441 – Appenzeller; BGE 131 III 572 – Atlantis; BGE 134 I 83 –

Botox/Botoina; BGer vom 16.06.1987, Mitt 1987, 237-239 – Jever/Juver; BGer vom

19.12.2001, Nr. 4C.111/2001 – Orfina; BGer vom 16.07.2002, Nr. 4C.165/2001 – Xperteam;

BGer vom 24.09.2002, sic! 2003, 337-341 – Schlumpagner; BGer vom 2.05.2003, Nr.

4C.31/2003 – Integra; BGer vom 20.10.2003, sic! 2004, 327-330 – Euregio Immobilien-

Treuhand AG/Euregio Bodensee Immobilien AG; BGer vom 6.10.2004, Nr. 4C.258/2004 –

Yello; BGer vom 8.11.2004, Nr. 4C.31/2004 – Riesen; BGer vom 4.04.2007, Nr. 4C.439/2006 –

Eurojobs; BGer vom 17.07.2007, Nr. 4C.88/2007 – Zero; BGer vom 28.08.2007, Nr.

4A.101/2007 – Doppeladlerwappen; BGer vom 8.10.2009, Nr. 4A_324/2009, sic! 2010, 91-97

– Gotthard; BGer vom 29.10.2010, sic! 2011, 176 E. 7.3 – Vacherin Mont-d’Or

AOP/Krümmenswiler Försterkäse; BGer vom 9.06.2011, Nr. 4A.207/2010 – Rama/RAM; BGer

vom 26.09.2011, Nr. 4A_281/2011 – Appenzeller/Appenberger; BVGer vom 30.05.2007,

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Schutzumfang von geografischen Marken und Marken mit geografischen Bestandteilen

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Nr. B-7435/2006 – La Côte/Cote Magazine; BVGer vom 10.12.2008, Nr. B-7489/2006 – Le

Gruyère Switzerland/Gruyère Cuisine; BVGer vom 17.06.2009, Nr. B-7352/2008 –

Torres/Torre Saracena; BGer vom 8.10.2009, sic! 2010, 91-97 – Gotthard; RKGE vom

19.12.1997, sic! 1998, 197-200 – Las Torres/Baron de la Torre ; RKGE vom 17.09.2002,

sic! 2003, 40-41 – Reval/Rave; RKGE vom 23.05.2005, sic! 2005, 661-662 – 5th Avenue/5th

Avenue Fashion House; RKGE vom 21.04.2006, sic! 2006, 484-487 – Sbrinz/Sbrinz; HGer SG

vom 9.06.1977, Mitt 1977, 179-183 – Adidas-Schuhe; KGer VS vom 27.09.1977, Mitt 1980,

57-64 – Valésia/Valaisia; HGer ZH vom 20.06.1990, ZR 89 Nr. 62 – Epilady; HGer AG vom

30.08.2001, sic! 2001, 818-821 – frick.ch; REKO EVD vom 2.12.2003, sic! 2004, 593-599 –

Walliser Roggenbrot; KGer GR vom 4.05.2009, sic! 2010, 34-40 – stmoritz.com; HGer SG vom

22.02.2010, GVP 2010, Nr. 95, 218-220 – Pizol; WIPO D2000-0617 vom 17.08.2000 –

stmoritz.com I; WIPO D2004-0158 vom 14.06.2004 – stmoritz.com II; WIPO DCH2004-0016

vom 5.10.2004, sic! 2005, 491-494 – lenzerheide-vallbella.ch; WIPO DCH2006-0003 vom

24.05.2006, sic! 2006, 695-701 – schweiz.ch, suisse.ch, svizzera.ch; WIPO D2007-1318 vom

29.10.2007 – zermatt.com ; WIPO DCH2008-0015 vom 11.12.2008 – baccarat.ch ; WIPO

DCH2010-0007 vom 10.08.2010 – tessin.ch.

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung.......................................................................................... 101II. Geografische Marken unter bisherigem Recht................................. 102

1. Grundsatz.................................................................................. 1022. Der Schutzumfang herkömmlicher Marken ............................. 1033. Zeichen mit geografischem Gehalt........................................... 105

a. Kasuistik ........................................................................... 105b. Eingetragene Marken ........................................................ 112c. In Staatsverträgen erwähnte Zeichen ................................ 113d. Marken mit geografischen Bestandteilen.......................... 114

4. Fazit ............................................................................................. 114III. Die geografische Marke gemäss „Swissness“-Vorlage ................... 115

1. Das Projekt „Swissness“........................................................... 1152. Was ist neu?.............................................................................. 117

I. Einleitung

Als Mitte der neunziger Jahre der Vorschlag herumgeisterte, im Kennzei-chenrecht zwei neue Register einzuführen, wandte sich der Jubilar dezidiertdagegen und schlug vor, die Zeichen mit geografischen Angaben und Ur-sprungsbezeichnungen bzw. mit Angaben über besondere Merkmale besser

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gleich im Markenregister einzutragen.1 Sein Wunsch scheint langsam in Er-füllung zu gehen, schlägt doch der Bundesrat in seiner Botschaft vom18. November 2009 („Swissness“-Vorlage) vor, unter bestimmten Bedingun-gen auch geografische Marken in das Markenregister aufzunehmen.2 Grundgenug, um sich schon heute über den Schutzumfang solcher Marken Gedan-ken zu machen.

II. Geografische Marken unter bisherigem Recht

Grundsätzlich sind ja Marken, die einzig einen geografischen Begriff umfas-sen, gemäss geltendem Recht unzulässig. Soweit für Abnehmer der geografi-sche Gehalt erkennbar ist, ist die Marke als Ganzes für den Gebrauch durchandere Marktteilnehmer in der betreffenden Gegend freizuhalten. Stimmendie betreffenden Eigenschaften nicht mit den Verbrauchererwartungen über-ein, so ist das Zeichen überdies irreführend und damit nicht eintragbar.3

Die Wirklichkeit ist freilich um einiges komplizierter. Die Meinung, Mar-ken mit geografischem Gehalt könnten a priori nicht im Markenregister ein-getragen werden, weshalb es im Register nur Marken geben könne, die keinegeografischen Erwartungen erfüllten, stellt eine unzulässige Schwarz-Weiss-Malerei dar. Denn vielfältig sind die Grenzfälle, sei es, dass Zeichen mit fan-tasievollen Zutaten wie Schriftzügen, grafischen Gestaltungen usw. versehenwerden oder dass sie wegen Abwandlungen oder veralteten Schreibweisenzwar den Sprung ins Register schaffen, aber dennoch einen geografischenGehalt aufweisen.

1. Grundsatz

Es kann nicht übersehen werden, dass das Markenrecht und das Recht derHerkunftsangaben sehr ähnliche Ziele verfolgen. Sowohl Marke wie Her-kunftsangabe sind Kennzeichen, die eine bestimmte Ware oder Dienstleistungcharakterisieren und identifizieren sollen. Sie sind Orientierungshilfen, die esdem Publikum erleichtern, Produkte mit gewünschten Eigenschaften zu fin-den oder wieder zu erkennen. Leider stiess der Ruf der Praktiker, das Kenn-zeichenrecht unter einem einzigen Dach zu vereinheitlichen,4 bisher auf taubeOhren.

1 MEISSER, Spezialregister, 21-25.2 Botschaft Swissness, BBl 2009, 8533; Art. 27a-27e betr. Kapitel 2a: Geografische Marke.3 Art. 2 lit. c MSchG.4 RITSCHER/DAVID, Kennzeichenrecht, 161 ff.

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Schutzumfang von geografischen Marken und Marken mit geografischen Bestandteilen

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Sind aber Marken und Herkunftsangaben beides Kennzeichen, so drängtes sich auf, sie den gleichen Rechtsgrundsätzen zu unterstellen. Genauso wiedie Verwechslungsgefahr im gesamten Kennzeichenrecht gleich zu beurteilenist,5 so ist auch der Schutzumfang aller Kennzeichen gleich zu behandeln.6

Denn die Verwechslungsgefahr ist das logische Gegenstück zum Schutzum-fang: Je grösser der Schutzumfang, desto eher finden Verwechslungen statt.

Es gibt grundsätzlich keine besonderen Regelungen für Herkunftsangaben,sondern es sind vielmehr die für Marken geltenden Grundsätze auch auf Her-kunftsangaben anzuwenden. Der Autor dieser Zeilen ist sich freilich bewusst,dass er sich damit in einen Widerspruch zu seiner früher publizierten Haltungsetzt,7 wo er postuliert hat, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr vonHerkunftsangaben sei im Gegensatz zu den herkömmlichen Marken nur aufden Sinngehalt abzustellen.

2. Der Schutzumfang herkömmlicher Marken

Vor allem unter dem alten Markenrecht ist der Schutzumfang von Kennzei-chen nach zeitlichen, örtlichen und sachlichen Kriterien definiert worden.8

Der zeitliche Schutzumfang befasst sich mit der Priorität, der örtliche mitdem Registereintrag, bzw. bei nicht eingetragenen Zeichen mit der Notorietät,und der sachliche mit der Spezialität.

Diese Betrachtungsweise greift allerdings zu kurz, da auch noch andereFaktoren mitspielen. So gehen bereits Art. 15 MSchG und Art. 16 Abs. 3TRIPS davon aus, dass die Unterscheidungskraft von berühmten Markenauch ausserhalb des Gleichartigkeitsbereiches beeinträchtigt werden kann,weshalb für diese Kennzeichen das Spezialitätsprinzip gelockert worden ist.Des Weiteren haben nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts starke Zei-chen Anspruch auf einen grösseren Schutzumfang als schwache.9 Als

5 BGer vom 9.06.2011, Nr. 4A.207/2010, E. 2.2 – Rama/RAM; BGE 134 I 83, 89 E. 4.2.3 –Botox/Botoina; BGer vom 28.08.2007, Nr. 4A.101/2007, E. 3.3 – Doppeladlerwappen;BGer vom 4.04.2007, Nr. 4C.439/2006, E. 6.2 – Eurojobs; BGE 131 III 572, 575 E. 3 –Atlantis; BGer vom 8.11.2004, Nr. 4C.31/2004, E. 4.3 – Riesen, vom 2.05.2003, Nr.4C.31/2003, E. 1.1 – Integra; BGer vom 16.07.2002, Nr. 4C.165/2001, E. 1.1 – Xperteam,vom 19.12.2001, Nr. 4C.111/2001, E. 3 – Orfina; BGE 128 III 401, 402 f. E. 5 – luzern.ch,127 III 33, 40 E. 4 – Brico, 127 III 160, 166 E. 2.a – Securitas, 126 III 239, 245 f. E. 3.a –berneroberland.ch, 125 III 193, 200 f. E. 1.b – Budweiser, 119 II 473, 475 E. 2.c –Radion/Radiomat, 117 II 199, 201 E. 2.a – Touring-Hilfe, 116 II 365, 370 E. 4.a –Nivea/Jana.

6 Ebenso MEISSER/ASCHMANN, SIWR III/2, 280; BGE 125 III 193, 200 f. E. 1.b –Budweiser; BGer vom 24.09.2002, sic! 2003, 337 E. 2.1 – Schlumpagner, REKO EVD vom2.12.2003, sic! 2004, 593 E. 3.5.3 – Walliser Roggenbrot.

7 DAVID, MSchG 47 N 27.8 Vgl. z.B. DAVIDH., Kommentar MSchG, Art. 4 N 8 ff.9 HILTI, SIWR III/2, 76; BGE 128 III 441, 445-446 E. 3.1 – Appenzeller.

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schwach gelten u.a. Zeichen, deren wesentliche Bestandteile sich eng anSachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demge-genüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts in dieAugen springen oder die sich im Verkehr kraft ihres umfangreichenGebrauchs und geschickter Werbung durchgesetzt haben.10 Umstritten warindessen lange Zeit, ob ausserordentlich bekannte Marken überhaupt einenvergrösserten Schutzbereich benötigten, da sie ja gerade wegen ihrer Be-kanntheit deutlich im Gedächtnis haften bleiben und somit weit weniger mitähnlichen Zeichen verwechselt würden.11 Diese Frage hat das Bundesgerichterst vor 15 Jahren entschieden und sich für einen vergrösserten Schutzbereichsolcher Marken ausgesprochen, da die Ausstrahlung einer starken Marke dieWahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr erhöhe, sodassKonsumenten ähnliche Drittmarken als Serienzeichen missdeuten könnten.12

Einfluss auf den Schutzumfang einer Marke hat auch das Unterschei-dungsvermögen der Abnehmer und Käuferinnen der damit markierten Pro-dukte. Denn dem breiten Publikum traut man ein schlechteres Unterschei-dungsvermögen als den Fachleuten zu, weshalb sich die Marken, die sichvorwiegend an jenes richten, deutlicher voneinander zu unterscheiden habenals Marken, die für gewerbliche Zwecke benutzt werden.

Erst wenn der Schutzumfang bestimmt ist, kann die Verwechslungsgefahrbeurteilt werden. Sie setzt sich zusammen aus der Gleichartigkeit der mar-kierten Produkte (Waren und Dienstleistungen) sowie der Zeichennähe13.Diese wird wiederum von Klang, Bild und Sinngehalt bestimmt. Um ver-gleichbare Aussagen zu erhalten, ist die Gleichartigkeit der Waren undDienstleistungen unabhängig von der Zeichennähe oder so zu beurteilen, wiewenn die hierfür verwendeten Marken identisch wären (objektive Beurtei-lung); ebenfalls ist die Zeichennähe unabhängig oder so zu beurteilen, wiewenn zwischen den damit versehenen Produkten Identität herrschen würde.Die Würdigung der gegenseitigen Beeinflussung dieser Kriterien14 wird erst

10 BGer vom 17.07.2007, Nr. 4C.88/2007, E. 2.3.2 – Zero, vom 9.06.2011, Nr. 4A.207/2010,E. 5.1 – Rama/RAM, vom 6.10.2004, Nr. 4C.258/2004, E. 2.2 – Yello, BGE 122 III 382,385 E. 2.a – Kamillosan.

11Gegen vergrösserten Schutzumfang: MATTER, MSchG 1939, 105; TROLLER,Immaterialgüterrecht 1968, 273 f.; ZIMMERLI, Warenabstand, 140 f. Für vergrössertenSchutzumfang: VON BÜREN, UWG 1957, 142 ff. N 100 ff.; DAVID H., Kommentar MSchG,N 6 zu Art. 5, Suppl. 51. Zurückhaltend: TROLLER, Immaterialgüterrecht 1983, 238;BRUNNER/HUNZIKER, Verwechslungsgefahr, 325 ff., 344.

12 BGE 122 III 382, 385 E. 2.a – Kamillosan, mit Urteilsanmerkungen von SCHNEIDER,Anmerkung Kamillosan, 50, und BÄR, ZBJV 1998, 282.

13 Art. 3 Abs. 1 MSchG.14 BGE 84 II 314, 319-320 E. 2b – Compactus, 87 II 107, 109 E. 2 – Narok, 126 III 315, 320-

321 E. 6b.bb – Apiella, 128 III 96, 99 E. 2.c – Orfina: Zeichenidentität erfordert einengrösseren Abstand in Bezug auf die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen,und umgekehrt.

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Schutzumfang von geografischen Marken und Marken mit geografischen Bestandteilen

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ganz am Schluss bei der Beurteilung der eigentlichen Verwechslungsgefahrvorgenommen.15

3. Zeichen mit geografischem Gehalt

a. Kasuistik

Überlegen wir uns, ob die soeben entwickelten Grundsätze auch Eingang indie Praxis gefunden haben:

– Im Jahre 1946 wies das Bundesgericht die Klage der Verwenderinder Herkunftsbezeichnung „Au Prieuré St-Pierre Môtiers“ ab, mitwelcher sie der Beklagten den Gebrauch der ähnlichen Bezeichnung„Prieuré St-Pierre d’Auvernier“ verbieten wollte.16 Das Bundesge-richt hielt dafür, dass das Gehöft „Prieuré St-Pierre“ keinen besonde-ren Ruf für Weine besitze und dass beide Verwender berechtigt sei-en, die seit langer Zeit benutzten Gebäudenamen „Prieuré St-Pierre“weiterhin zu benutzen. Das Bundesgericht ging daher davon aus,dass sich hier zwei gleichnamige Gehöfte gegenüberstanden, weshalbkein Eigentümer besser berechtigt gewesen wäre als der andere, die-sen Hofnamen exklusiv zu gebrauchen.

– Ein Jahr später hielt das Bundesgericht fest, dass sich eine Her-kunftsangabe monopolisieren lasse, wenn das betreffende Gebietvollständig im Eigentum eines einzigen Inhabers stehe; eine solcheSituation könne sich sowohl aus tatsächlichen (Alleineigentum) wieauch aus rechtlichen Gründen (Monopolstellung) ergeben.17 Da sichdie französische Tabakregie eines Monopols für den Tabakhandel er-freute und als einzige französische Zigaretten herstellen durfte, wur-de deren Unterlassungsklage gegen die Verwendung der Bezeich-nung „La Française“ für Zigaretten, die nicht mit Erlaubnis der fran-zösischen Tabakregie hergestellt wurden, gutgeheissen. Das Bundes-gericht verneinte somit, dass die Bezeichnung „La Française“ zurgemeinfreien Gattungsbezeichnung degeneriert sei.

– Im Jahre 1951 stellte das Bundesgericht fest, dass sich der Name derPapierfabrik an der Sihl und die Marke „Sihl“ seit Jahrzehnten zumKennwort für das Unternehmen der Klägerin und deren Erzeugnisse

15 Ebenso MARBACH, SIWR III/1, Rz 793 ff., 861 ff.; RITSCHER/DAVID, Kennzeichenrecht,167 f. Für relative Beurteilung WILLI, MSchG 3 N 125; SHK MSchG-JOLLER, MSchG 3N 45 ff.

16 BGE 72 II 380 – Au Prieuré St-Pierre Môtiers/Prieuré St-Pierre d’Auvernier.17 BGE 73 II 126 – Cigarettes françaises/La Française.

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entwickelt und starke Verkehrsgeltung erlangt hätten.18 Im Gegensatzzur Vorinstanz, dem Handelsgericht des Kantons Zürich, ging dasBundesgericht davon aus, dass sich der ursprünglich gemeinfreieFlussname „Sihl“, ähnlich wie der Flussname „Lonza“, im Verkehrals Kennzeichen der Klägerin durchgesetzt habe, weshalb sie Schutzgegenüber dem ähnlichen Zeichen „Silta“ beanspruchen könne, dasfür ihrer Natur nach nicht gänzlich verschiedene Waren eingesetztwerden sollte. Indessen versuchte die gleiche Papierfabrik an der Sihlvergeblich, sich als Inhaberin der als Individualzeichen bezeichnetenMarke „Sihl“ gegen die Verwendung des Zeichens „Cosil“ für Papie-re zur Wehr zu setzen.19 Das Bundesgericht beurteilte die Marke„Cosil“ nicht als verwechselbar mit „Sihl“, da jene Marke auch nichtentfernt an den Fluss Sihl erinnere. Die Behauptung der Klägerin, derFluss sei auf alten Karten mit Sil und Syl bezeichnet, ändere nichtsdaran, da die Klägerin diese Schreibweise weder in ihrer Firma nochin ihren Marken je gebraucht habe und sie den Durchschnittskäufernder Erzeugnisse der Parteien auch gar nicht bekannt sei. Demgegen-über wurde die Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „Sihl“einerseits und „Silbond“ andererseits bejaht.20

– Im Jahre 1956 hiess das Bundesgericht – im Gegensatz zum WalliserKantonsgericht – die Klage der Genossenschaft „Schweiz. SkischuleZermatt“ gut und verbot der eingeklagten Konkurrentin, weiterhindie Firma „Zermatter Ski-Schule“ zu führen.21 Das Gericht anerkann-te zwar, dass keinem Firmeninhaber der Gebrauch der Ortsbezeich-nung „Zermatt“ bzw. „Zermatter“ verwehrt werden könne, soweit sieder Wahrheit entspreche, doch erachtete es die beiden Firmengleichwohl als verwechselbar.

– Auf firmenrechtlicher Grundlage schützte das Bundesgericht denVereinsnamen „Gotthard-Bund“ und verbot dem Beklagten die Ver-wendung des verwechselbaren Namens „Der Neue Gotthard-Ring“.22

Das Bundesgericht erinnerte an die besondere Symbolkraft des Gott-hards in der gefahrvollen Zeit vor und nach Ausbruch des ZweitenWeltkriegs, dessen Existenz providenziell und wesentlich für Sinnund Sendung des eidgenössischen Staatsgedankens sei. Mit anderenWorten attestierte das Bundesgericht dem Begriff „Gotthard“ denCharakter eines starken Zeichens, das sich sehr wohl von einer Parteimonopolisieren liess.

18 BGE 77 II 321 – Sihl/Silta.19 BGE 92 II 270 – Sihl/Cosil.20 BGE 92 II 257 – Sihl/Silbond.21 BGE 82 II 152 – Schweiz. Skischule Zermatt/Zermatter Skischule.22 BGE 90 II 461 – Gotthard-Bund/Der Neue Gotthard-Ring.

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– Eine Walliser Gesellschaft verwendete ihre Firma in der geschäftli-chen Korrespondenz und auf den Geschäftsautos stets mit der Ergän-zung „Boucherie Valésia“. Sie klagte mit Erfolg auf Löschung dervon einer Konkurrentin im Handelsregister eingetragenen Enseigne„Valaisia“.23 Das Kantonsgericht Wallis hielt fest, dass Fantasiebe-zeichnungen, die sich an eine geografische Herkunftsangabe anleh-nen würden, originell und kennzeichnungskräftig sein könnten.

– Der Kanton Appenzell Innerrhoden unterlag 1986 in einer Namens-klage gegen das „Café und Hotel Appenzell“.24 Das Gericht führteaus, durch die Bezeichnung eines am Landsgemeindeplatz in Appen-zell niedergelassenen Gastwirtschaftsbetriebes als „Café und HotelAppenzell“ würden keine falschen Assoziationen geweckt; selbst dasmit den örtlichen Verhältnissen nicht vertraute Publikum würde nichtzur irrtümlichen Annahme verleitet, es bestehe eine besondere (recht-liche) Beziehung zwischen dem Gastwirtschaftsbetrieb einerseits unddem Kanton Appenzell sowie anderen öffentlich-rechtlichen Körper-schaften mit diesem Namen andererseits.

– Die Inhaberin der vom Namen der friesischen Kreisstadt Jever abge-leiteten Biermarken „Jever Pilsener“ und „Jever Premium“ konntesich mit Erfolg gegen die als verwechselbar bezeichnete Fantasie-marke „Juver“ durchsetzen.25 Das Bundesgericht setzte sich nicht mitder Frage auseinander, ob die unbekannte Ortsbezeichnung Jever al-lenfalls freihaltebedürftig sein könnte.

– Die Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) betrachtetedie spanischen Herkunftsbezeichnungen „Torres“ oder „Las Torres“in der Schweiz als unbekannt, weshalb sie diese nicht zum Gemein-gut zählte.26 Die RKGE liess die Frage eines allfälligen Freihaltebe-dürfnisses allerdings unerörtert, möglicherweise deshalb, weil dieWiderspruchszeichen auch in Spanien Schutz genossen, weshalb eswohl am ehesten diesem Staat obgelegen hätte, das Freihaltebedürf-nis zugunsten der spanischen Marktteilnehmer zu beurteilen. DieRKGE scheint dabei übersehen zu haben, dass „Torres“ und „TorresVedras“ eine gemäss bilateralem Vertrag zwischen der Schweiz undPortugal geschützte Herkunftsbezeichnung für Madeira und portugie-sische Weine darstellt.27

23 KGer VS vom 27.09.1977, Mitt 1980, 57 – Valésia/Valaisia.24 BGE 112 II 369 – Kt. Appenzell/Café und Hotel Appenzell.25 BGer vom 16.06.1987, Mitt 1987, 237 – Jever/Juver.26 RKGE vom 19.12.1997, sic! 1998, 197 – Las Torres/Baron de la Torre.27 Vgl. BVGer vom 17.06.2009, Nr. B-7352/2008, E. 3.2.2 – Torres/Torre Saracena.

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– In einem Streit zwischen den Inhabern der identischen Zeichen„Bud“ (Budweis), das eine amerikanischen und das andere tschechi-schen Ursprungs, stützte sich das Bundesgericht auf den mit derTschechoslowakei abgeschlossenen bilateralen Vertrag und schütztedie Zeichen „Bud“ der tschechischen Beklagten; den Interessen derKlägerin trug das Gericht aber insoweit Rechnung, als es der Beklag-ten die Verwendung der Marke „Bud“ in der Schweiz nur unter derBedingung erlaubte, dass dabei deutlich auf die tschechische Her-kunft des damit versehenen Bieres hingewiesen werde.28 Dies des-halb, weil ein erheblicher Teil der schweizerischen Adressaten die imAusland teilweise rechtmässig gebrauchte Marke „Bud“ der Klägerinkennen würde, weshalb deren Marktstellung so wenig als möglichbeeinträchtigt werden dürfe.

– Im Jahre 1999 stellte das Obergericht des Kantons Basel-Landschaftfest, die Bezeichnung „Arc de Triomphe“ sei keine als Gemeingutgeltende Herkunftsbezeichnung, sondern eine indirekte Herkunftsan-gabe; solche Angaben seien eintragungsfähig, sofern sie nicht täu-schend seien.29 Freilich ist darauf hinzuweisen, dass das Institut fürGeistiges Eigentum bis zu diesem Zeitpunkt die Wortmarke „Arc deTriomphe“ ohne Einschränkung auf die Herkunft aus Frankreich ein-zutragen pflegte.

– Mannigfach sind die Klagen, mit welchen Gebietskörperschaften aufgerichtlichem Wege vorgingen, um Usurpatoren von Domainnamendas begehrte Kennzeichen zu entreissen. Meistens waren diese Kla-gen erfolgreich.30 Demgegenüber blitzten vor dem Schiedsgericht derWIPO die Klagen von Tourismusorganisationen meist ab.31

– Der auf die Marke „Reval“, dem deutschen Namen für die Haupt-stadt Estlands (Tallinn), gestützte Widerspruch gegen die Marke„Rave“ wurde sowohl vom IGE als auch von der Rekurskommissionfür geistiges Eigentum (RKGE)32 abgewiesen, da zwischen denWortmarken „Reval“ und „Rave“, beide beansprucht für Tabaker-zeugnisse, ohnehin keine Verwechslungsgefahr bestand. Durch die

28 BGE 125 III 193 – Budweiser.29 OGer BL vom 16.11.1999, sic! 2000, 314 – Arc de Triomphe.30 BGE 126 III 239 – berneroberland.ch, HGer AG vom 30.08.2001, sic! 2001, 818 – frick.ch,

BGE 128 III 401 – luzern.ch, 128 III 353 – montana.ch, KGer GR vom 4.05.2009, sic!2010, 34 – stmoritz.com, ebenso WIPO DCH2006-0003 vom 24.05.2006, sic! 2006, 695 –schweiz.ch, suisse.ch, svizzera.ch (mit Anmerkung von F. THOUVENIN).

31 WIPO D2000-0617 vom 17.08.2000 – stmoritz.com I, WIPO D2004-0158 vom 14.06.2004– stmoritz.com II, WIPO DCH2004-0016 vom 5.10.2004, sic! 2005, 491-494 – lenzerheide-vallbella.ch, WIPO D2007-1318 vom 29.10.2007 – zermatt.com, WIPO DCH2008-0015vom 11.12.2008 – baccarat.ch, WIPO DCH2010-0007 VOM 10.08.2010 – tessin.ch.

32 RKGE vom 17.09.2002, sic! 2003, 40 – Reval/Rave.

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unterschiedliche Reihenfolge der sonoren Vokale unterscheiden sichdie beiden Marken im Wortklang erheblich, und aufgrund der Unter-schiede im zweiten und vierten Buchstaben und der unterschiedli-chen Wortlänge ist auch ihr Schriftbild verschieden. Daher konntedie Frage offenbleiben, ob der Name „Reval“ zum Gemeingut ge-hört.

– Im Jahre 2002 bestätigte das Bundesgericht das Urteil des ZürcherHandelsgerichts, wonach die beiden Marken „Schlumpagner“ und„Schlumpenoise“ die französische Ursprungsbezeichnung „Cham-pagne“ verletzen würden.33 Das Zeichen „Champagne“ sei in derSchweiz ausschliesslich französischen Produkten vorbehalten, unddessen Gebrauch für nicht aus der Champagne stammende Weine seiuntersagt. Der Schutz von Herkunftsangaben umfasse auch adjektivi-sche Abwandlungen sowie Übersetzungen; entsprechend seien dieAdjektive „champenois“ und „champagnoise“ sowie das deutscheWort „Champagner“ ausschliesslich französischen Schaumweinenvorbehalten. Auch der Gebrauch von Bezeichnungen, die mit den ge-schützten Herkunftsangaben verwechselbar sind, sei verboten, wobeisich die Verwechslungsgefahr nach den gleichen Kriterien beurteilewie in den anderen Gebieten des Kennzeichenrechts, insbesonderedem Markenrecht. Dementsprechend könne sich die Verwechslungs-gefahr aus dem Klang, der Bildwirkung oder dem Sinngehalt in nureiner Landessprache ergeben. Die Verwechslungsgefahr zwischenden deutschen Wörtern „Schlumpagner“ und „Champagner“ seischon wegen des ähnlichen Klangs zu bejahen. Insbesondere der inder deutschen Sprache ungebräuchliche Wortbestandteil „-pagner“führe zu einer Assoziation mit dem Wort „Champagner“; entspre-chend sei die Verwechslungsgefahr auch zwischen „champenoise“und „schlumpenoise“ zu bejahen. Zeichen, die gegen geltendes Recht– wie den Staatsvertrag zwischen Frankreich und der Schweiz überden Schutz von Herkunftsangaben – verstossen würden, seien vomMarkenschutz ausgeschlossen, weshalb die Marken „Schlumpagner“und „Schlumpenoise“ gelöscht werden müssten.

– Die im Jahre 2000 im Handelsregister eingetragene „Euregio Immo-bilien-Treuhand AG“ mit Sitz in Neuhausen klagte gegen die jüngere„Euregio Bodensee Immobilien AG“, mit Sitz in Romanshorn, aufVerbot der Führung ihrer Firma. Das Obergericht TG wies die Klageab, das Bundesgericht hiess sie gut.34 Obwohl den übereinstimmen-

33 BGer vom 24.09.2002, sic! 2003, 337 – Schlumpagner.34 BGer vom 20.10.2003, sic! 2004, 327 – Euregio Immobilien-Treuhand AG/Euregio

Bodensee Immobilien AG, mit Urteilsanmerkung von M. RITSCHER/M. SOMMERHALDER.

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den Firmenbestandteilen „Euregio“ und „Immobilien“ nur sehr ge-ringe Kennzeichnungskraft zukomme, stünden die Firmen als Ganzesunter dem Schutz des gesetzlichen Ausschliesslichkeitsanspruchs;der jüngeren Firma der Beklagten fehle indessen ein genügend indi-vidualisierender Zusatz, weshalb es wahrscheinlich sei, dass die Fir-men verwechselt oder sie zumindest den unzutreffenden Eindruck ei-ner wirtschaftlichen Verbindung der Gesellschaften erwecken wür-den. Anders entschied die RKGE beim Vergleich der beiden Marken„5th Avenue“ und „5th Avenue Fashion House“,35 denen sie keineZeichenähnlichkeit abgewinnen konnte.

– Die RKGE erachtete die Ähnlichkeit von zwei Wort-/Bildmarken mitdem Hauptbestandteil „Sbrinz“ als nicht gegeben, da die blosseÜbereinstimmung in einer landwirtschaftsrechtlichen Ursprungsbe-zeichnung nicht zu einer markenrechtlichen Zeichenähnlichkeit füh-re:36 Mit der Registrierung einer landwirtschaftlichen Ursprungsbe-zeichnung erhöhe sich deren Freihaltebedürfnis, da diese von Geset-zes wegen jedem Produzenten offenstehen müsse, der das Pflichten-heft erfülle. Daher könne die Ursprungsbezeichnung für die betref-fenden Produkte nicht monopolisiert werden. Zum gleichen Ergebnisgelangte das Bundesverwaltungsgericht bezüglich der Bezeichnung„Gruyère“, da die Verwechslungsgefahr zwischen einer Marke fürfranzösischen Gruyère und einer solchen für schweizerischen Gruyè-re nicht einzig mit der Übereinstimmung im Markenbestandteil„Gruyère“ begründet werden könne.37 Demgegenüber erachtete dasBundesgericht – im Gegensatz zum Institut für Geistiges Eigentum –die beiden Wort-/Bildmarken „Appenzeller® Switzerland“ (fig.) und„Appenzeller Natural“ (fig.) als verwechselbar. Das Gericht kamnämlich aufgrund eines wegen seiner Anlage als fragwürdig zu be-zeichnenden demoskopischen Gutachtens zum Schluss, dass mehr alszwei Drittel der Befragten mit der Herkunftsangabe „Appenzeller“Produkte der Klägerin assoziieren würden, weshalb sich diese Be-zeichnung für die Klägerin durchgesetzt habe.38

– Das Bundesverwaltungsgericht verneinte ebenfalls die Verwechs-lungsgefahr zwischen der Zeitschriftenmarke „La Côte“ und dem„Cote Magazin“.39 Das Gericht betrachtete die Bezeichnung der Küs-tenregion zwischen Nyon und Morges zwar als bekannt, aber den-

35 RKGE vom 23.05.2005, sic! 2005, 661 – 5th Avenue/5th Avenue Fashion House.36 RKGE vom 21.04.2006, sic! 2006, 484 – Sbrinz/Sbrinz.37 BVGer vom 10.12.2008, Nr. B-7489/2006 – Le Gruyère Switzerland/Gruyère Cuisine.38 BGE 128 III 441 – Appenzeller, mit kritischen Kommentaren von M. SCHNEIDER, sic! 2003,

72, von L. DAVID, AJP 2003, 428, und von R. BÄR, ZBJV 140/2004, 610.39 BVGer vom 30.05.2007, Nr. B-7435/2006 – La Côte/Cote Magazine.

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noch nur als schwach kennzeichnungskräftig. Der Sinngehalt von„côte“ (Abhang, Küste) sei von „cote“ (Quote, Bewertung) völligverschieden. Gleichzeitig wurde die etwas gekünstelt wirkende Be-gründung nachgeschoben, dass sowohl in Bezug auf das Schriftbildals auch auf den Wortklang erhebliche Unterschiede bestünden. DerTitel der Zeitschrift „La Côte“, welcher im Wesentlichen aus einerschweizerischen Herkunftsangabe bestehe, müsse sich schliesslich inder ganzen Schweiz durchgesetzt haben, um unterscheidungskräftigzu werden.

– Sodann verlangte die Inhaberin der für verschiedene Waren undDienstleistungen, darunter auch Brennstoffe, eingetragenen Marke„Gotthard“ von der Öko-Energie AG Gotthard vergeblich die Entfer-nung des Zeichens „Gotthard“ aus ihrer Firma; doch wurde nicht nurdie klägerische Beseitigungsklage abgewiesen, sondern es wurdennoch auf Widerklage der Beklagten darüber hinaus die beiden Kla-gemarken gelöscht.40 Nach Meinung des obersten Gerichtes umfasstder Begriff „Gotthard“ nicht nur den Berg, sondern die ganze Regi-on; er stelle auch für Brennstoffe, wie sie die Beklagte vertreibenkönnte, keine Fantasiebezeichnung dar, sondern eine freihaltebedürf-tige Herkunftsbezeichnung. Es genüge, dass auch in ferner Zukunftnicht ausgeschlossen werden könne, dass sich Anbieter oder Produ-zenten von Brennstoffen in der entsprechenden Region niederlassenwürden.

– Dem Inhaber der Wortmarke „Pizol“, der offenbar eine Verletzungs-klage gegen den Verein Tourismuskreis Pizol angestrengt hatte, wur-de erfolgreich entgegengehalten, dass es sich beim Namen des Haus-bergs von Ragaz zum Mindesten für die beanspruchten Werbedienst-leistungen um eine freihaltebedürftige Herkunftsangabe handle.41

Hervorzuheben ist, dass das IGE, dem kaum eine grosszügige Hand-habung der Eintragungspraxis nachgesagt werden kann, die Pizol-Marke offenbar bedenkenlos eingetragen hat.

– Die Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH, Inhaberin derdurchgesetzten Wortmarke „Appenzeller“, versuchte erfolglos, gegendie Marke „Appenberger“ einer Emmentaler Käserei vorzugehen.Bereits das IGE wies den Widerspruch ab, u.a. mit der Begründung,der Sinngehalt der beiden Marken sei derart verschieden, dass eineVerwechslungsgefahr entfalle.42 Auch das Kantonsgericht AI und das

40 BGer vom 8.10.2009, sic! 2010, 91 – Gotthard.41 HGer SG vom 22.02.2010, GVP 2010, Nr. 95, 218 – Pizol.42 IGE Widerspruchsentscheid Nr. 9929 vom 24.09.2009 – Appenzeller/Appenberger,

abrufbar unter <ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/entwi/200909/ w9929.pdf>.

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Bundesgericht verneinten aufgrund des eingeschränkten Schutzum-fangs der Marke „Appenzeller“ die Verwechselbarkeit der beidenZeichen.43

b. Eingetragene Marken

Marken mit geografischem Gehalt weisen gerade wegen ihres Inhalts gewisseBesonderheiten auf. Geografische Marken sind in aller Regel – zumindestsoweit es sich um solche von grösseren Städten und Flüssen oder von bekann-ten Gegenden oder Gebirgen handelt – statistisch gesehen einmalig. Selbst beigelegentlicher Gleichnamigkeit (z.B. Aix oder Biel) ergeben sich kaum jeVerwechslungen, weil sie entweder mit Zusätzen versehen oder ihr Bekannt-heitsgrad derart unterschiedlich ist, dass sie sich meistens unschwer lokalisie-ren lassen. Entsprechend haben sie allesamt einen ausgeprägten Sinngehalt,wird doch beim Hören oder Sehen eines solchen Zeichens sofort eine Assozi-ation zur angesprochenen Lokalität hergestellt, was ja auch vom Markenan-melder gewollt ist. Aus diesen Gründen sind Marken mit geografischem Ge-halt oft ausgesprochen originell und können somit als stark angesehen wer-den. Zu ihrer überragenden Stellung tragen nicht selten auch der intensiveGebrauch und die mit dem geografischen Begriff verbundene Wertschätzungbei. Doch gehören Zeichenbestandteile, die einen geografischen Gehalt auf-weisen, sehr oft zum Gemeingut und müssen daher bei der Beurteilung derZeichennähe mehr oder weniger unberücksichtigt bleiben. Denn ist die Ähn-lichkeit ausschliesslich auf die im Gemeingebrauch stehenden Elemente zu-rückzuführen, so liegt keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor.44

Doch sind auch diese Elemente bei der Beurteilung des Gesamteindruckseines Zeichens mitzuberücksichtigen; schutzunfähige Bestandteile könnennämlich durch ihre Stellung im Gesamtzeichen dessen Wirkung mitbestim-men und dadurch die Zeichennähe akzentuieren.45 Erst wenn sie sich im Ver-kehr als Kennzeichen eines ganz bestimmten – wenn auch nicht unbedingtnamentlich bekannten – Unternehmens durchgesetzt haben, können sie alsschützbare Markenbestandteile gewürdigt werden. Dabei sind sie anfänglichschwach und werden erst mit zunehmender Bekanntheit zu normalen oder garstarken Zeichen.

43 BGer vom 26.09.2011, Nr. 4A_281/2011 – Appenzeller/Appenberger.44 Statt vieler SHK MSchG-JOLLER, MSchG 3 N 125; ebenso schon MATTER, MSchG 1939,

100.45 BGE 78 II 379, 383 E. 4 – Alucol/Aludrox; ebenso MATTER, MSchG 1939, loc.cit. (Fn 44),

zustimmend TROLLER, Immaterialgüterrecht 1983, 220.

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c. In Staatsverträgen erwähnte Zeichen

Bei der Beurteilung des sachlichen Schutzumfanges ist zu berücksichtigen,dass Zeichen, die durch einen bilateralen Vertrag zwischen der Schweiz undeinem anderen Staat46 geschützt sind, nach Bundesgericht zu zwei verschie-denen Kategorien gehören können. Die Namen der Staaten und deren wich-tigsten Teilregionen (Kantone, Bundesländer, Provinzen, Gebiete) geniessenin der Schweiz einen absoluten Schutz, der sich auf sämtliche Naturerzeug-nisse und Waren erstreckt.47 Die Namen untergeordneter Teilregionen (Dist-rikte, Bezirke, Gemeinden, Lagen) sind dagegen grundsätzlich nur in Verbin-dung mit denjenigen Produkten geschützt, denen sie im entsprechendenStaatsvertrag zugeordnet worden sind. Diese Differenzierung wird indessen inDeutschland nicht vorgenommen; dort wird vielmehr darüber diskutiert, oballe der in den Staatsverträgen angeführten geografischen Bezeichnungeneinzig in Bezug auf die im Ursprungsland produzierten Erzeugnisse geschütztseien oder ob dieser Schutz gegenteils allen Erzeugnissen, gleich welcher Art,aus dem Gebiet des Ursprungslandes zukomme.48 Ökonomisch gesehen er-scheint die Schweizer Lösung angemessen, da die weit bekannteren Namenvon Staaten und Teilstaaten einen besseren Schutz verdienen als die meistkaum bekannten Gebietskörperschaften der untersten Ebenen. Dieser wirddurch den absoluten Schutz von Herkunftsangaben der ersten Kategorie undden relativen Schutz derjenigen der zweiten Kategorie sinnvoll umgesetzt.

Eine weitere Diskussion ergab sich zur Frage, ob die gemäss Staatsverträ-gen geschützten Angaben auch Schutz gegen deren Benutzung in anlehnenderArt und Weise geniessen würden. Das Bundesgericht hat dies vor einigenJahren bezüglich des Gebrauchs von Bezeichnungen, die mit Herkunftsanga-ben verwechselbar sind, kategorisch und ohne weitere Begründung bejaht.49

Die bilateralen Verträge sprechen zwar von einer untersagten Verwendungder Herkunftsangaben in abweichender Form, sofern sich trotz der Abwei-chung eine Verwechslungsgefahr ergebe, doch wird nicht recht klar, ob damitder Gefahr einer Herkunftstäuschung oder einer Rufausbeutung begegnetwerden soll. Das Verbot falscher Herkunftsangaben mit entlokalisierendenoder berichtigenden Zusätzen soll einer Irreführung des Konsumenten vor-

46 Solche Staatsverträge wurden mit Deutschland (7.03.1967), der Tschechoslowakei (heute:Tschechien bzw. Slowakei, 16.11.1973), Spanien (9.04.1974), Frankreich (14.05.1974),Portugal (16.09.1977), Ungarn (14.12.1979) und Russland (29.04.2010) abgeschlossen.

47 BGer vom 24.09.2002, sic! 2003, 337 – Schlumpagner, m.w.H. Vgl. auch Botschaft BR,BBl 1968 I 213, 218; sowie Botschaft Herkunftsangaben, BBl 1974 II 1177, 1181 f.

48 Die Diskussion entzündete sich namentlich an dem seit langem in Deutschland gebrauten„Champagner-Weizenbier“. KRIEGER, Schutz geographischer Bezeichnungen, 499-509;KÜHN, Schutzumfang, 268-271.

49 BGer vom 24.09.2002, sic! 2003, 337 E. 2 – Schlumpagner; ebenso KRIEGER, BezeichnungSchweiz, 543-546.

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beugen,50 während das Verbot von Zusätzen wie „Typ“, „Methode“ usw. dieDegenerierung einer Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung verhindernwill.

Zurzeit ungelöste Grenzprobleme bilden die Fragen, ob der Schutz derAbkommen auch angerufen werden kann, wenn ein Schweizer Hersteller aufdie Verwendung ausländischer Originalerzeugnisse als Bestandteile hin-weist51 oder wenn er mit der Zubereitung nach ausländischem Rezept wirbt.52

Auf die erste Frage wäre wohl zu antworten, dass der Hinweis auf ausländi-sche Originalerzeugnisse keine Kennzeichnung des in der Schweiz hergestell-ten Produkts darstellt, sondern vielmehr eine solche des ausländischen Aus-gangsprodukts. In beiden Fällen wird man jedoch verlangen dürfen, dass überden tatsächlichen Ort der Herstellung oder Verarbeitung deutlich und in min-destens gleicher Schrift wie der Zusatz informiert wird, denn wenn auf presti-geträchtige auswärtige Lokalitäten Bezug genommen wird, so darf der Kon-sument als Erstes auch einmal annehmen, dass sich dieser Bezug auch auf denProduktionsort bezieht.

d. Marken mit geografischen Bestandteilen

Geografische Angaben werden meistens mit anderen Bestandteilen kombi-niert, da gemäss schweizerischer Praxis eine Herkunftsangabe für sich alleinwegen ihres Freihaltebedürfnisses erst nach erworbener Verkehrsgeltungschutzfähig ist. Daher werden solche Bezeichnungen oft in besondererSchrift, verbunden mit einem Logo oder mit anderen grafischen Darstellun-gen, hinterlegt. Bei der Beurteilung des Schutzumfangs ist bei solchen Mar-ken zu beachten, dass ein übereinstimmender geografischer Bestandteil nebenden anderen Bestanteilen in der Regel zurücktritt, sodass da die blosse Über-einstimmung im kennzeichnungsschwachen Element keine Verwechslungsge-fahr zu begründen vermag. Dies ist kein Widerspruch zur Feststellung, dassMarken mit geografischem Gehalt als ausgesprochen originell und damit alsstark anzusehen sind.

4. Fazit

Die – unvollständige – Kasuistik zeigt, dass der Schutz geografischer Be-zeichnungen nicht immer konsequent erfolgt. Bezeichnend ist, dass bei-

50 Siehe z.B. schon BGE 32 I 682 – Schweizer Wappen-Chocolade, hergestellt in Viersen beiKöln.

51 Z.B. „Schaumwein, in der Schweiz hergestellt aus Bordeaux-Weinen“; „SchweizerChampagner Truffes“.

52 Z.B. „Knäckebrot, auf schwedische Art in der Schweiz produziert“.

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spielsweise das Wort Gotthard einmal als starkes Symbol beurteilt wird, dasim Namensrecht Ausschliesslichkeit beanspruchen kann, das andere Mal aberals freihaltebedürftige Herkunftsangabe, die markenrechtlich nicht schützbarist.

Wenig Beachtung fand bisher der Grundsatz, dass selbst die Stellung einesgemeinfreien Bestandteils den Gesamteindruck prägen oder doch wenigstensbeeinflussen kann. So wäre zu überlegen, ob trotz der gerichtlich festgestell-ten Verwechslungsgefahr zwischen „Appenzeller® Switzerland“ und „Appen-zeller Natural“ auch eine solche zu bejahen wäre, wenn die zweite Marke in„Natural Appenzell“ umgewandelt würde.

Bedauerlich ist zudem, dass Domainnamen mit geografischem Gehaltvom Panel des Streitbeilegungsdienstes der WIPO in der Regel nicht denjeweiligen Gebietskörperschaften oder deren Tourismusorganisationen zuge-sprochen werden; dies im Gegensatz zu den Zivilgerichten. Einzig bei diesenscheint den Interessen der Gemeinwesen am Schutz ihres Namens auch inForm eines Domainnamen gebührend Beachtung geschenkt zu werden.

Dem Sinngehalt einer geografischen Bezeichnung kommt gelegentlichüberragende Bedeutung zu, wie die Beispiele „Sihl/Cosil“, „La Côte/Cote“und „Appenzeller/Appenberger“ zeigen. Im Übrigen sind aber eigentlicheVerwechslungsfälle mit ähnlichen Zeichen selten; meistens stehen sich iden-tische Ortsangaben mit unterschiedlichen Zusätzen gegenüber. Dies ist ange-sichts der Popularität von Ursprungsbezeichnungen nicht verwunderlich,werden solche ja gerade deswegen in Marken und Firmen aufgenommen, umdas Renommee der Bezeichnung der eigenen Produktion dienstbar zu ma-chen.

III. Die geografische Marke gemäss „Swissness“-Vorlage

1. Das Projekt „Swissness“

Wie bereits angetönt, hat der Bundesrat vorgeschlagen, ein nationales Regis-ter für geografische Angaben zu schaffen. In dieses sollen nicht nur die ge-schützten Ursprungsbezeichnungen und die geschützten geografischen Anga-ben eingetragen werden können, sondern auch Marken für nicht landwirt-schaftliche Warenkategorien und die auf kantonaler Ebene geschütztenWeinbezeichnungen. Das IGE sieht in der Existenz eines zweiten schweizeri-schen Registers für geografische Angaben ein wirksames Mittel, um schwei-zerische Herkunftsangaben auch im Ausland besser zu schützen. Dieses Re-gister wird sich vom bisherigen Markenregister dadurch unterscheiden, dass

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es auch Zeichen enthalten darf, die im Gemeingut stehen und sich (noch)nicht im Verkehr durchgesetzt haben; es soll das vom Bundesamt für Land-wirtschaft geführte Register für Ursprungsbezeichnungen und geografischenAngaben ergänzen, aber nicht ersetzen.

Das gegenwärtige Markenschutzgesetz umschreibt den Schutzumfang vonherkömmlichen Marken einzig mit den Worten „so dass sich daraus eineVerwechslungsgefahr ergibt“.53 Bezüglich der neuen geografischen Markenvertritt der Bundesrat die Meinung, dass aufgrund des relativ aufwändigenEintragungsverfahrens54 nicht damit zu rechnen sei, dass ähnliche geografi-sche Marken ins Register eingetragen würden.55 Diese Begründung überzeugtnicht. Zwar wird es nicht möglich sein, unter einer eingetragenen geografi-schen Marke andere Produkte als die im Markenreglement definierten zuproduzieren. Da das Register für geografische Marken aber auch ausländi-schen Gruppierungen zur Verfügung stehen soll, kann theoretisch nicht aus-geschlossen werden, dass im Ausland ähnliche geografische Begriffe für glei-che oder gleichartige Waren hergestellt werden.56 Aber selbst im Inland kannes zu Friktionen kommen: Neben den „Appenzeller Mostbröckli“ warten be-reits schon die „Appenzeller Pantli“ und die „Appenzeller Siedwürste“ aufihren Eintrag als geschützte geografische Angabe, und wie die markenrechtli-che Auseinandersetzung57 „Appenzeller® Switzerland“, eingetragen für Ap-penzeller Käse, gegen „Appenzeller Natural“, beansprucht für Milchprodukte,ausgegangen wäre, wenn die klägerische Sortenorganisation AppenzellerKäse die Verkehrsdurchsetzung nicht hätte nachweisen können, bleibt unge-wiss. Hinzu kommt, dass anscheinend weder das Bundesamt für Landwirt-schaft (BLW) noch das IGE verpflichtet sind, Eintragungsgesuche hinsicht-lich relativer Ausschlussgründe zu überprüfen. Die Behauptung, es sei nichtdamit zu rechnen, dass ähnliche geografische Marken ins Register eingetra-gen würden, erscheint daher nicht überzeugend.

Immerhin enthalten sowohl das Landwirtschaftsgesetz und die darauf ab-gestützte GUB/GGA-Verordnung als auch der Entwurf zum Register für geo-grafische Angaben detaillierte Regelungen zum Schutzumfang58. So sind ge-schützte geografische Bezeichnungen nicht nur vor Anmassung, Nachma-chung oder Nachahmung geschützt, sondern unabhängig von der Art der Er-zeugnisse auch gegen Rufausnützung. Im Besonderen bleibt auch deren Ver-wendung im Zusammenhang mit Ausdrücken wie „Art“, „Typ“, „Stil“, „Ver-

53 Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG.54 Eintragung in ein Register i.S.v. Art. 16 LwG oder von Art. 50a E-MSchG.55 Botschaft Swissness, BBl 2009, 8581.56 Man denke nur an das Beispiel von Tilsit, unter welcher Bezeichnung sowohl Thurgauer als

auch Käse aus der russischen Oblast Kaliningrad produziert werden darf.57 BGE 128 III 441 – Appenzeller.58 Art. 16 Abs. 6 LwG, Art. 17 GUB/GGA-V, Art. 50a Abs. 8 EMSchG.

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Schutzumfang von geografischen Marken und Marken mit geografischen Bestandteilen

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fahren“, „Methode“, „Fasson“, „Nachahmung“, „Imitation“, „nach Rezept“oder dergleichen nur solchen Produkten vorbehalten, die das Pflichtenhefterfüllen; angesichts der geschützten geografischen Angaben „Saucisson vau-dois“ und „St. Galler Bratwurst“ ist es nicht mehr möglich, in Luzern Würstenach Waadtländer oder St. Galler Rezept herzustellen. Die Landwirtschafts-gesetzgebung geht sogar noch einen Schritt weiter, indem sie auch die Ver-wendung von irreführenden Verpackungen59 und insbesondere jeden Rück-griff auf die besondere Form des Erzeugnisses verbietet.60 Das Bundesgerichthatte sich zum Gehalt dieser Bestimmung im langjährigen Streit um die Zu-lassung des Krümmenswiler Försterkäses zu äussern. Es befand zwar, dassder Konsument bei der Nachahmung von Warenformen geschützter Land-wirtschaftsprodukte getäuscht werden könne, ohne dass die jeweiligen Pro-duktnamen gleich oder ähnlich sein müssten, dass aber die nachgeahmteForm kennzeichnungskräftig sein müsse, um in die Beurteilung der Ver-wechslungsgefahr einbezogen werden zu können. Diesen Anforderungengenügte der Tannenholzring des Vacherin Mont-d’Or nicht.61

Der vorgeschlagene Art. 50a Abs. 8 E-MSchG ist Art. 16 Abs. 7 LwG1998 bzw. Art. 18c Abs. 6 aLwG 1951 nachgebildet.62 Er will den miss-bräuchlichen Gebrauch einer eingetragenen Angabe verhindern, welcher denRuf und das Ansehen des Produktes schädigen oder einem Dritten einen un-gerechtfertigten Vorteil verschaffen kann. Er untersagt den Gebrauch einesgeschützten Ortsnamens für Waren, die gleich oder vergleichbar sind, abernicht aus diesem Ort stammen, sowie für solche, die nicht über die im Pflich-tenheft stehenden Eigenschaften oder Qualitäten verfügen, auch wenn sietatsächlich aus diesem Ort kommen. Keinen Einschränkungen unterliegt derGebrauch für andere – aber nicht vergleichbare – Waren, die tatsächlich ausdiesem Ort kommen,63 während Waren anderer Herkunft das Gebot derWahrheit und Klarheit ihrer Bezeichnungen beachten müssen.

2. Was ist neu?

Zu begrüssen ist die generelle Stossrichtung, dem Schutz der geografischenMarken vermehrt Beachtung zu schenken, insbesondere auch der Bezeich-nung „Schweiz“. Oft wird man vom Gefühl beschlichen, den Unternehmernwürden ausser Verbindungen mit dem Wort „Swiss-“ und einer Sachbezeich-nung keine eingängigen Zeichen mehr einfallen, und was sich alles an Mar-

59 Z.B. Chianti-Flaschen.60 Art. 17 Abs. 3 GUB/GGA-V.61 BGer vom 29.10.2010, sic! 2011, 176 E. 7.3 – Vacherin Mont-d'Or AOP/Krümmenswiler

Försterkäse.62 Vgl. Botschaft Agrarpaket, BBl 1995 IV 629, 664.63 Botschaft Swissness, BBl 2009, 8606, Ziff. 2.1.3 in fine.

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LUCASDAVID

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ken und Firmen mit einer auf die Schweiz anspielenden Bezeichnung in denRegistern tummelt, ist kaum mehr zu zählen. Sicher wird ein markenähnlicherSchutz unserer kostbaren Ursprungsbezeichnungen auch im Ausland dengehörigen Widerhall finden.

Allerdings sind die neu vorgeschlagenen Instrumente doch nicht so epo-chemachend, wie sie scheinen. Dem Schutz gegen Verwässerungen mit demZusatz „Typ“ oder „Tipo“ hat das Bundesgericht schon im Jahre 1934 einenRiegel geschoben und festgehalten, auch die nicht markenmässige Verwen-dung eines Markennamens mit Zusätzen wie Typ, Façon und dergleichen seiDritten erst nach seiner Umwandlung in ein Freizeichen gestattet.64 Die Ruf-ausbeutung einer Marke mit hohem Bekanntheitsgrad hat das Bundesgerichtebenso schon seit langem mit den Worten unterbunden, der Markeninhabermüsse auch davor geschützt werden, dass sich Drittzeichen an seine Marke ineiner Weise anlehnen würden, die geeignet sei, dem Konsumenten die Vor-stellung von gleichwertigen Ersatzprodukten nahezulegen.65 Auch kennzeich-nungskräftige Warenformen wurden in ständiger Praxis auf lauterkeitsrechtli-cher Grundlage vor Nachahmung geschützt.66

Die konsequente Anwendung dieser Grundsätze würde zur Beurteilungdes Schutzumfangs der geografischen Marke genügen. Wirklich neu ist je-doch der Gedanke, grundsätzlich gemeinfreie Ursprungsbezeichnungen in einschweizerisches Register einzutragen und auf dieser Grundlage auch interna-tionalen Schutz zu erlangen. Allerdings ist wohl noch ein weiter Weg zu ge-hen, bis die Marke „Swiss watch“ auch im Fernen Osten anerkannt und ge-schützt wird.

64 BGE 60 II 249, 258-259 E. 4 – Tipo Bel Paese.65 BGE 102 II 292, 296 E. 7: Gegenprodukt zu Lattoflex, 122 III 382, 388 E. 5a – Kamillosan.66 BGE 83 II 154 – Blumenhalter, 88 IV 79 – Heizapparat; HGer SG vom 9.06.1977, Mitt

1977, 180 – Adidas-Schuhe; HGer ZH vom 20.06.1990, ZR 89 Nr. 62 – Epilady.

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